中國加入WTO后，越來越多的企業(yè)積極參與國際競爭。然而，由于部分企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護意識淡薄、知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助機制不健全等原因，涉外知識產(chǎn)權(quán)糾紛逐年增長。與此同時，外商在華投資企業(yè)的數(shù)量一直穩(wěn)中有升。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2017年，全國新設(shè)立外商投資企業(yè)35652家，同比增長27.8%；實際使用外資8775.6億元人民幣，同比增長7.9%，實現(xiàn)平穩(wěn)增長。
近期，中企與外商在華投資企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)糾紛逐漸增多。為此，記者特邀中國政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員、北京市銘泰律師事務(wù)所高級合伙人徐新明，解讀一起由他代理的中國民營企業(yè)在仲裁程序失利的情況下，勇于起訴，最終實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，完勝跨國公司的涉外知識產(chǎn)權(quán)案件。
案情
美國布萊迪公司是全球標簽行業(yè)領(lǐng)先者，于上世紀末進入中國市場。2000年11月，布萊迪公司在中國第7類“印刷機、打戳機”商品上核準注冊“BRADY及圖”商標。2003年7月，布萊迪公司在第16類“標簽（非紡織品制）、紙或紙板制標志牌等”商品上核準注冊“BRADY及圖”商標。此外，布萊迪公司的“BRADY及圖”商標還在美國、加拿大、日本等多個國家核準注冊。
天津貝迪公司成立于2007年，經(jīng)營安全帽、防護眼鏡、洗眼器、安全鞋、鎖具、安全標示等安全產(chǎn)品。2006年，天津貝迪公司的法定代表人劉某在第9類“安全標識、警示標識”等安全防護商品上申請注冊商標“BRADY及圖”，該商標與布萊迪公司的上述“BRADY及圖”相同。2009年3月，商標局對天津貝迪公司申請的“BRADY及圖”商標予以公告。公告期間，布萊迪公司提出異議，理由是上述商標與布萊迪公司在先注冊的“BRADY及圖”商標使用的商品類別構(gòu)成類似。2011年6月，中國商標局作出裁定，駁回異議，對劉某新申請的“BRADY及圖”商標予以核準注冊。
2008年7月，天津貝迪公司委托其員工邢某注冊了域名“chinabrady.com”，后由天津貝迪公司實際使用，網(wǎng)站經(jīng)營產(chǎn)品為安全帽、防護眼鏡等。
2010年1月，布萊迪公司向亞洲域名爭議中心北京秘書處提出投訴，請求將爭議域名“chinabrady.com”轉(zhuǎn)移給布萊迪公司。2010年4月，亞洲域名爭議中心北京秘書處行政專家組作出裁決，認為被投訴人對爭議域名的注冊和使用均為惡意，將爭議域名轉(zhuǎn)移給投訴人布萊迪公司。
天津貝迪公司及邢某不服上述裁決，委托徐新明代表其向北京市第一中級人民法院提起訴訟。 2012年3月，北京市第一中級人民法院判決，認定原告邢某、天津貝迪公司注冊、使用爭議域名“chinabrady.com”的行為并未侵犯被告布萊迪公司的注冊商標專用權(quán)，亦未構(gòu)成對被告布萊迪公司的不正當競爭，判決確認原告邢某、天津貝迪公司繼續(xù)持有、使用域名。
布萊迪公司不服，向北京高級人民法院提起上訴。法院于2013年1月作出判決，裁定駁回上訴，維持原判。
分析
第一，爭議域名與爭議商標是否存在混淆性近似？
據(jù)徐新明介紹，亞洲域名爭議中心北京秘書處的仲裁專家觀點是，在中國，布萊迪公司的“BRADY及圖”商標在第16類商品上獲準注冊，布萊迪公司在中國就“BRADY及圖”商標擁有注冊商標專用權(quán)。而爭議域名“chinabrady.com”，其中“.com”代表通用頂級域名，“China”代表中國，域名的主體部分是“brady”，將代表地名的“China”附加于商標“brady”之前而構(gòu)成的爭議域名“chinabrady”不能實質(zhì)性地區(qū)別于布萊迪公司的注冊商標“BRADY及圖”，因此，爭議域名與布萊迪公司的注冊商標構(gòu)成混淆性近似。
在徐新明看來，上述觀點忽略了商標權(quán)的商品類別界限。“按照相關(guān)法律規(guī)定，同樣的標識注冊在不同的商品類別上形成相互獨立的商標權(quán)，商品或服務(wù)類別是構(gòu)成不同商標權(quán)的界限（馳名商標除外），注冊于不同類別商品上的商標之間是不可能發(fā)生混淆的。同理，當爭議域名“chinabrady.com”被使用在明顯區(qū)別于布萊迪公司注冊商標“BRADY及圖”的核定商品類別時，二者之間不存在混淆的可能性。”徐新明表示，爭議域名被使用于安全產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營，而布萊迪公司的商標“BRADY及圖”注冊于標簽等商品上，并且該商標不屬于馳名商標，混淆一說無從談起。
第二，邢某及天津貝迪公司對爭議域名是否享有權(quán)利或合法利益。
本案中，亞洲域名爭議中心北京秘書處仲裁專家的觀點是，布萊迪公司在爭議域名注冊前已將注冊于第16類“標簽”等商品上的商標“BRADY及圖”使用在安全標識、警示標識等商品上，天津貝迪公司明知上述事實，仍在爭議域名網(wǎng)站上推銷“安全標識、警示標識”等商品，與布萊迪公司使用“BRADY及圖”商標的商品在同一市場上直接競爭，天津貝迪公司的行為不屬于善意使用爭議域名，因而，天津貝迪公司就爭議域名不享有權(quán)利或合法利益。
徐新明告訴記者，事實上，在邢某、天津貝迪公司注冊、使用爭議域名之前，天津貝迪公司的法定代表人劉某就已經(jīng)向中國商標局申請在第9類安全防護商品上申請注冊商標“BRADY及圖”，且“安全標識”“警示標識”均屬于安全防護產(chǎn)品，與布萊迪公司的注冊商標“BRADY及圖”所核準的第16類“標簽”等商品判然有別。同時，此案中布萊迪公司未能舉證證明其在爭議域名注冊之前已將商標“BRADY及圖”使用在“安全標識、警示標識”等安全防護產(chǎn)品上。
第三，邢某及天津貝迪公司注冊、使用爭議域名是否具有惡意。
基于幾乎相同的理由，亞洲域名爭議中心北京秘書處仲裁專家認為，天津貝迪公司使用爭議域名經(jīng)營與布萊迪公司的注冊商標“BRADY及圖”核準使用的商品相同的“安全標識、警示標識”等商品，故意利用爭議域名混淆、誤導(dǎo)公眾，具有惡意。
“布萊迪公司的注冊商標‘BRADY及圖’、核準使用的商品是第16類‘標簽’等商品，根本不可能涵蓋‘安全標識、警示標識’，這是基本事實。天津貝迪公司使用爭議域名經(jīng)營的包括‘安全標識、警示標識’在內(nèi)的安全防護產(chǎn)品，與布萊迪公司的‘標簽’業(yè)務(wù)不存在混淆的可能性。”徐新明表示，邢某及天津貝迪公司使用爭議域名的行為正當，不具有惡意。
第四，邢某及天津貝迪公司注冊、使用爭議域名是否構(gòu)成不正當競爭。
本案中，被告布萊迪公司的企業(yè)名稱為BRADY CORPORATION，“BRADY”為其字號。“根據(jù)有關(guān)規(guī)定，只有具有一定市場知名度、為相關(guān)公眾所知悉的字號，才能獲得反不正當競爭法的保護。本案中，布萊迪公司提交的媒體報道、雜志等證據(jù)，數(shù)量不多、覆蓋范圍小，不足以證明其‘BRADY’字號在中國大陸范圍內(nèi)已經(jīng)具有一定市場知名度并為相關(guān)公眾所知悉，故布萊迪公司對于‘BRADY’字號尚未形成反不正當競爭法所保護的合法利益。”徐新明指出，邢某及天津貝迪公司注冊、使用爭議域名不構(gòu)成不正當競爭。
啟示
搶注商標或域名不必然構(gòu)成侵權(quán)
商標作為知識產(chǎn)權(quán)的一種，具有突出的地域性特征，即相同標識在不同國家和地區(qū)注冊將形成不同的商標權(quán)。“本案中，布萊迪公司雖然在美國、加拿大、日本等國家均注冊有‘BRADY及圖’商標，但其在中國是否享有商標權(quán)以及享有多大程度的商標權(quán)，僅能依據(jù)其在中國注冊、使用‘BRADY及圖’商標的事實予以確定，而與其在其他國家注冊使用‘BRADY及圖’商標的事實無關(guān)。”徐新明介紹道。
同時，即使是注冊在同一國家和地區(qū)的相同標識，如果核定使用的商品/服務(wù)類別不同，通常情況下仍然形成不同的商標權(quán)。“本案中，布萊迪公司在中國分別在第7類、第16類商品上注冊有‘BRADY及圖’商標，享有相應(yīng)的商標專用權(quán)。天津貝迪公司法定代表人劉某在第9類商品上申請注冊‘BRADY及圖’商標。由于第9類商品與第7類商品及第16類商品均不屬于相同或類似商品，因此，天津貝迪公司法定代表人劉某在第9類商品上申請注冊的商標不侵犯布萊迪公司的上述商標權(quán)。二者可以共存，井水不犯河水。”徐新明表示，“中國企業(yè)將國外企業(yè)尚未在中國注冊、使用的商標在中國進行商標或域名注冊，或者將已在中國注冊的非馳名商標在不同商品/服務(wù)類別上注冊、使用商標或域名，法律并不禁止。”
徐新明還指出，當中國企業(yè)因搶注商標而遭遇國外企業(yè)提出異議、無效宣告請求或提起訴訟時，如果自己搶注的商標指定使用的商品/服務(wù)和對方注冊商標指定使用的商品/服務(wù)既不相同也不類似，而對方商標又不屬于馳名商標，那么，所謂的搶注就是合法注冊，依法應(yīng)取得商標專用權(quán)。
遭遇訴訟要積極應(yīng)對
“本案中的亞洲域名爭議中心及其他域名仲裁機構(gòu)，在性質(zhì)上屬于民間仲裁機構(gòu)，其適用的仲裁規(guī)則和中國法律不盡契合，其裁決并不當然產(chǎn)生效力。當任何一方當事人向法院提起訴訟時，裁決自然失效。因此，中國企業(yè)一旦因域名糾紛遭遇不利的仲裁結(jié)果，應(yīng)及時向有管轄權(quán)的中國法院提起訴訟，勇于維護自身合法權(quán)益。”徐新明告訴記者，中國企業(yè)的商標尤其是知名品牌，經(jīng)常在國外遭遇搶注。其中一部分被搶注的商標，很難通過正常的法律途徑收回。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況進行商標布局，在進入目標市場前先行注冊商標，最大限度地規(guī)避商標被搶注的風(fēng)險。
